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Novedades y principales cambios de la Nueva Ley de Patentes

26/04/2017

Áreas de práctica: Propiedad intelectual e industrial

Autores: Josep Carbonell

El pasado día 1 de abril entró en vigor la nueva  Ley de Patentes española, creada con la voluntad de actualizar nuestra legislación y equipararla al resto de regulaciones europeas.

A continuación detallamos las novedades y los cambios más relevantes.

Legitimación para solicitar una patente o modelo de utilidad

  • Se amplía a toda persona física o jurídica incluidas las entidades de derecho público sin necesidad de que sean nacionales o extranjeras residentes en España o con un tratado de reciprocidad con España.

 

Secuencias de ADN

  • No podrán ser objeto de patente aquellas secuencias de ADN sin indicación de su función biológica.

 

Requisito de novedad en Patentes 

  • Para la valoración de la novedad de una patente, también se entenderán comprendidas dentro del Estado de la Técnica las solicitudes de patente Europea que designen España y las solicitudes de patente PCT que hayan entrado en fase nacional en España solicitadas en fecha anterior pero publicada en español en la misma fecha o posterior.

 

Procedimientos de reivindicación de titularidad de patente

 

  • En aquellos casos en que se plantea una reivindicación de titularidad de patente en trámite en la anterior Ley de patentes el juez debía solicitar a la OEPM la suspensión del procedimiento de concesión. En la nueva Ley de la solicitud de suspensión deja de ser una obligación para el Juez pasando a ser una decisión discrecional de este.

 

Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios

  • Se introducen las siguientes novedades terminológicas: la empresa pasa a ser “el empresario” y el trabajador pasa a ser “el empleado”, tampoco se hablará de “invenciones laborales” sino de “invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios”.
  • Se sustituye la presunción “iuris et de iure”, que permitía al empresario reclamar la titularidad de las invenciones cuya patente se solicitara dentro del año siguiente a la extinción de la relación de empleo, por la presunción “iuris tantum” de que esas invenciones fueron realizadas durante la vigencia de la misma.
  • Si el empleado desarrollara una mejora técnica no patentable, podrá reclamar al empresario una compensación razonable si el empresario la explota como secreto industrial, y consigue con ello una posición ventajosa similar a la que obtendría a partir de un derecho de propiedad industrial.
  • Para garantizar la seguridad jurídica, la Nueva Ley de Patentes establece plazos para que tanto el empleado como el empresario se informen, recíprocamente, en relación con las invenciones realizadas en el ámbito de su relación.
  • Por lo que respeta a las invenciones realizadas por el personal investigador al servicios de las Universidades Públicas, Organismos Públicos de Investigación y otros Organismos públicos se establece que los derechos sobre tales invenciones pertenecerán a esas entidades si los investigadores las han obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.

 

Solicitud y procedimiento de concesión

  • Entre los requisitos de la solicitud se incluye la obligación de informar sobre el origen geográfico o la fuente de procedencia de la materia biológica a que la invención se refiera, aunque esta información no prejuzgue la validez de la patente.
  • Simplificación de los requisitos para la obtención de una fecha de presentación de la patente y que son al menos los siguientes:
  • Indicación de que se solicita la patente
  • Información que permita identificar al solicitante y contactar con él
  • Descripción de la invención para la que se solicita la patente (aunque no cumpla con los requisitos formales establecidos en la Ley)
  • Reconocimiento de la prioridad interna para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes de las dos solicitudes.
  • La tasa de búsqueda relativa al Informe del Estado de la Técnica deberá satisfacerse en el momento de la solicitud.
  • Una vez admitida a trámite la solicitud de patente se realizará, por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, un examen relativo a los defectos formales que pudiera contener la solicitud aunque la presencia de estos defectos formales no suspenderá la realización del informe sobre el estado de la técnica siempre que ellos no sean de una naturaleza que impida su realización.
  • Transcurridos 18 meses a contar de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiera reivindicado y superado el examen de oficio, la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará, lo antes posible, la solicitud de Patente.
  • El Informe sobre el Estado de la Técnica también se publicará junto con la solicitud o bien posteriormente si la solicitud hubiera sido ya publicada.
  • Una vez publicada la solicitud de patente cualquier persona podrá formular observaciones contra la misma sin que se interrumpa la tramitación de la solicitud. Estos terceros no se considerarán parte en el procedimiento.
  • En el sistema de concesión de patentes la Oficina Española de Patentes y Marcas realizará un examen sustantivo de novedad y actividad inventiva siendo este parte del procedimiento de concesión de patentes. La petición de este examen se podrá formular desde el momento de la solicitud pero deberá de ser formalizada, en todo caso, a petición del solicitante antes de que transcurra el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica.
  • Este Examen sustantivo tiene por objeto la comprobación de que tanto la solicitud de patente como la invención que constituye su objeto cumplen todos los requisitos formales y técnicos y de patentabilidad establecidos por la Ley.
  • Para acelerar el procedimiento de concesión se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post-concesión. Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de la concesión de la patente cualquier persona podrá oponerse a la concesión de la misma.
  • Se modifica el régimen de recursos administrativos contra la concesión de la patente. Estos recursos podrán interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento de oposición y se dirigirán contra el acto resolutorio de la oposición planteada.

 

Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos fitosanitarios

  • Se introduce regulación específica relativa a los Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos fitosanitarios, aunque ésta se limita a la comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa europea, así como a la fijación de tasas.
  • En relación a su mantenimiento, se establece que la tasa de mantenimiento se efectuará en un solo pago, cuya cuantía dependerá de la duración del certificado.

 

Modificaciones e información a terceros

  • El interesado podrá modificar las reivindicaciones (incluyendo modificar la descripción y/o los dibujos) en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así lo permita la Ley pero toda modificación deberá de ir acompañada de un escrito en el que el solicitante especificará las diferencias entre el texto nuevo y el texto sustituido indicando la razón de cada una de las modificaciones y el alcance de las mismas.
  • Es posible solicitar la transformación de la solicitud de forma que el objeto de la invención quede protegido bajo una modalidad distinta en cualquier momento anterior a la finalización del Examen sustantivo.
  • El solicitante o titular de una patente o cualquier otra parte en un procedimiento que no hubiera podido cumplir un plazo será restablecido en sus derechos si la omisión hubiera tenido como consecuencia directa la pérdida de un derecho. La petición de restablecimiento deberá de presentarse y justificarse por escrito en el plazo que primero expire de los siguientes:
  • Dos meses contados a partir del cese del impedimento
  • Doce meses a contar a partir de la fecha de expiración del trámite omitido o cuando se trate de la falta de pago de una tasa de mantenimiento doce meses contados a partir de la fecha de expiración del período de 6 meses de pago con recargos.

Los expedientes de las patentes no serán consultables sin el consentimiento del solicitante hasta que no sean publicados y después de su publicación podrán ser consultados con sujeción a las condiciones que se establezcan reglamentariamente. No obstante cualquiera que pruebe que el solicitante de una invención ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de su solicitud podrá consultar el expediente antes de su publicación sin el consentimiento del solicitante.

  • Es obligatorio que se dé a conocer el número de una solicitud de patente o un registro de patente cuando se haga valer frente a un tercero los derechos derivados de la misma.
  • Se deberá de hacer constar el número de una solicitud o de un registro de patente cuando se incluya en un producto, en sus etiquetas, en su embalaje o en cualquier clase de anuncio o impreso cualquier mención tendente a producir la impresión de que existe la protección de dicha patente.

 

Efectos de la patente y de la solicitud de patente

  • Se hace especial diferenciación entre la excepción por uso experimental y a la cláusula Bolar.
  • El titular de una patente podrá oponerse a:
  • La comercialización ulterior de un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando existan motivos legítimos que lo justifiquen.
  • A los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica protegida objeto de la patente, después de que ésta haya sido puesta en el mercado en el Espacio Económico Europeo por el titular de la patente o con su consentimiento, cuando la reproducción o multiplicación sea el resultado necesario de la utilización para la que haya sido comercializada dicha materia biológica, y a condición de que la materia obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o multiplicaciones, cuando existan motivos legítimos que lo justifiquen.
  • Se introduce explícitamente la extensión de los derechos conferidos por la patente a todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.

 

Acciones por violación del derecho de patente

  • Se matiza que la acción de cesación no sólo se producirá respecto de los actos que violen el derecho, sino también la prohibición de aquellos que todavía no se hubiesen producido.

 

La solicitud de patente y la patente como objetos del derecho de propiedad

  • Inscrito en el Registro de Patentes alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el artículo 81.1, no podrá inscribirse ningún otro igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. Si solo se hubiere anotado la de inscripción, tampoco podrá inscribirse ningún otro derecho o gravamen incompatible hasta que se resuelva aquella.

 

Transferencias, Licencias y Gravámenes

  • La OEPM estará coordinada con el Registro de Bienes Muebles para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.

 

Obligación de explotar y licencias obligatorias

  • Se incluyen dos nuevos supuestos de concesión de licencias obligatorias:
    • Necesidad de poner término a prácticas declaradas contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia, por una decisión administrativa o sentencia firme, nacional o comunitaria.
    • Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de Salud Pública.
  • Se reduce de tres a un año la posibilidad de interrumpir la explotación de una patente para que un tercero pueda solicitar una licencia obligatoria.
  • Se requiere para todos los supuestos de concesión de licencia obligatoria, el intento previo de licencia contractual a excepción de los casos de emergencia nacional, uso público no comercial y de finalización de prácticas declaradas contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia por decisión administrativa o judicial firme.
  • A falta de acuerdo entre las partes sobre las condiciones de la licencia obligatoria, será la Oficina Española de Patentes y Marcas la que decidirá sobre la concesión de la misma.

 

Nulidad, revocación y caducidad de la patente

  • En el proceso de nulidad de patente se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación, y se prevé que el titular de la patente pueda limitarla modificando las reivindicaciones de manera que la patente así limitada sirva de base al proceso, como ocurre en las patentes europeas.
  • La caducidad por falta de pago de una anualidad no se producirá antes de que transcurran los periodos de demora previstos en la Ley, y el pago podrá también realizarse por los titulares de derechos inscritos sobre la patente que pudieran verse afectados por la caducidad de la misma.

 

Patentes de interés para la defensa nacional

  • Se establece una regulación más concreta y específica a las antiguas patentes secretas, ahora denominadas “Patentes de interés para la defensa nacional”.

 

Jurisdicción y normas procesales

  • Se amplían los plazos para contestar la demanda y reconvención. De los 20 días que establece la LEC se pasa a 2 meses. Con ello se pretende que las partes dispongan de tiempo suficiente para aportar sus dictámenes periciales en su primer escrito al juzgado, facilitando de este modo el desarrollo del procedimiento.
  • El demandado titular de una patente podrá optar por limitar sus reivindicaciones en el trámite de contestación a la demanda. En tal caso deberá razonar los motivos por los que dicha limitación afecta a la acción de infracción ejercitada en su contra.
  • En el caso de que el demandado limite las reivindicaciones de la patente de su titularidad, el demandante dispondrá de un turno de alegaciones para mantener o modificar dichas pretensiones.

La limitación de las reivindicaciones de la Patente por su titular, como respuesta frente a las demandas ejercitadas en las que se cuestione su validez, pueden ser una herramienta útil para evitar que el Juzgado pueda declarar su nulidad por falta de novedad o actividad inventiva.

  • Se introduce la posibilidad de que el Juez pida la pericial de la OEPM o de otro experto para clarificar extremos en los que las periciales aportadas por las partes sean contradictorias. Estas periciales pueden tener mucha importancia para el juzgador porque irán revestidas de una mayor aura de imparcialidad.
  • Las diligencias de averiguación de hechos se limitan a la comprobación de los hechos que tengan lugar en España. Se evita de este modo que pueda proponerse la práctica de diligencias de imposible o muy compleja ejecución.
  • Se recoge de forma expresa que el plazo para prestar la caución por el peticionario de las medidas cautelares no será en ningún caso inferior a 5 días. Con ello, se trata de evitar casos en los que el peticionario se veía obligado a depositar cauciones en plazos de tiempo demasiado breves.
  • Se establece la posibilidad de presentar escritos preventivos por la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra.  Se permite con ello que quien tenga el temor de que se puede solicitar medidas cautelares en su contra pueda tener la garantía de que sus alegaciones serán tenidas en cuenta por el Juez con carácter previo a la adopción de la primera resolución.

 

Modelos de utilidad

  • Modelos de utilidad; novedad.

El requisito de novedad en los modelos de utilidad pasa de ser de relativa a absoluta de forma que se equipara al requisito de novedad exigido para las patentes.

  • Acciones por infracción basadas en un modelo de utilidad

En el caso de que el titular de un modelo de utilidad ejercite acciones por infracción de derechos del mismo con carácter previo a la interposición deberá haber solicitado la realización del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) contemplado para las patentes. Se suspenderá el procedimiento judicial hasta que el titular del Modelo de Utilidad aporte los resultados del mismo.

 

Tasas y anualidades

  • Se elimina el llamado “beneficio de pobreza”.
  • Se establece una reducción de un 50% de las tasas para emprendedores que sean personas físicas o tengan la consideración de PYMES, y deseen obtener protección para una invención mediante patente nacional o modelo de utilidad. Dicha reducción afectará a las tasas abonadas por solicitud, por las anualidades tercera, cuarta y quinta, y en el caso de las patentes también a las del informe sobre el estado de la técnica y del examen sustantivo.
  • Por lo que respecta a las universidades, dejarán de estar exentas de pagar tasas en cualquier caso. No obstante, con la nueva LP, tendrán derecho a una bonificación del 50% en las tasas de obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial, y podrán conseguir que la bonificación sea del 100% si acreditan haber realizado una explotación económica, real y efectiva de la patente o modelo de utilidad en el plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud, o de 3 años desde la publicación de la concesión del título en el B.O.P.I.
  • Se prevén reembolsos de diferentes importes (25%, 50% y 65%) en los casos en los que el I.E.T se base –parcial o totalmente- en el informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del PCT, o en el informe preliminar internacional realizado por la Administración encargado del examen preliminar internacional.
  • El pago de las anualidades deberá efectuarse dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de devengo, suprimiéndose los pagos anticipados. La fecha de devengo será para cada anualidad la del último día del mes aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. No obstante, además de las demoras permitidas con los correspondientes recargos, se podrá regularizar el pago sin pérdida de derecho abonando la tasa de regularización adicional prevista en la Ley durante el tiempo que transcurra hasta la fecha de devengo de la siguiente cantidad.